La battaglia legale tra Diesel S.p.A. e Montex Holdings Ltd sul marchio “Diesel” è un ottimo esempio per illustrare e comprendere due concetti cruciali nel diritto dei marchi: la buona fede nell’utilizzo di un segno distintivo e la priorità d’uso in una determinata giurisdizione.
Questi principi sono stati al centro della sentenza emessa dall’Alta Corte irlandese dopo oltre trent’anni di contenziosi tra le due aziende nel tentativo di stabilire a chi spettasse la legittima titolarità e il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente l’iconico marchio “Diesel” per i capi di abbigliamento, in particolare per i jeans.
Le parti in causa hanno posto l’accento su visioni diametralmente opposte riguardo al ruolo chiave di buona fede e priorità d’uso nell’attribuzione dei diritti su un marchio. Una disputa tanto complessa da protrarsi per decenni e coinvolgere ripetuti ricorsi e decisioni contrastanti da parte delle autorità preposte alla registrazione dei marchi.
Per comprendere appieno le motivazioni e le implicazioni della recente sentenza definitiva, è necessario ripercorrere le intricate fasi di questa accesa battaglia legale che affonda le radici nella “coincidenza” tra l’ideazione del marchio “Diesel”, da parte della società italiana, e la successiva
adozione dello stesso nome da parte della rivale irlandese Montex.
Le origini della controversia
Tutto ebbe inizio nel 1978, quando la società italiana Diesel S.p.A. (da ora indicata come “Diesel Italia”) diede vita al marchio “Diesel” destinato a contraddistinguere la sua nuova linea di abbigliamento casual e, in particolare, di jeans. Quell’anno rappresentò un punto di svolta per l’azienda, che fino ad allora operava in altri settori merceologici.
Il fondatore e presidente di Diesel Italia, Renzo Rosso, decise di investire in questo nuovo brand ispirandosi allo stile di vita dinamico e senza fronzoli degli operai e dei lavoratori manuali. Il nome “Diesel” evocava infatti l’idea di robustezza, versatilità e autenticità, perfettamente in linea con il concept della nuova linea di jeans e abbigliamento casual che Rosso intendeva lanciare.
Dopo aver ideato il marchio e depositato la domanda di registrazione in Italia il 12 luglio 1977, Diesel Italia diede il via alla produzione e, il 15 ottobre 1978, i suoi capi d’abbigliamento con l’inconfondibile marchio “Diesel” fecero la loro prima apparizione sui banchi dei negozi italiani. Forte del successo riscosso nel mercato nazionale, l’azienda decise di espandersi rapidamente anche all’estero. Entro la fine di quell’anno, i jeans e le altre creazioni Diesel furono commercializzati in Danimarca, Svezia, Austria e Germania.
Nel 1979 toccò poi alla Svizzera, agli Stati Uniti, all’Olanda, al Regno Unito e alla Francia. Ovunque venisse lanciato, il marchio “Diesel” si faceva immediatamente riconoscere per il suo stile distintivo che lo rendeva unico nel suo genere.
La rapida espansione internazionale fu supportata da massicce campagne pubblicitarie su riviste di moda e lifestyle di fama mondiale come “The Face” e “Arena”. In pochissimo tempo, il marchio “Diesel” divenne sinonimo di tendenza e modernità, conquistando un vasto seguito tra i giovani e gli amanti dello stile di vita metropolitano.
In quello stesso cruciale 1978, quando Diesel Italia muoveva i suoi primi passi trionfali, a circa 2.000 km di distanza nella contea di Monaghan in Irlanda, un’altra realtà imprenditoriale legata al settore tessile si apprestava involontariamente a incrociare il cammino del neonato marchio italiano. La Monaghan Textiles Ltd, attiva nella produzione di indumenti, decise infatti di lanciarsi nella realizzazione di una linea di jeans da destinare al mercato del workwear e dell’abbigliamento da lavoro.
Per questo nuovo progetto era necessario trovare un nome accattivante che evocasse solidità e resistenza. Fu in quel frangente che, stando al racconto di Patrick McKenna, all’epoca direttore di fabbrica di Monaghan Textiles, un suo collega di nome Gene McKenna propose il nome “Diesel”, ispirato da un’insegna pubblicitaria di una stazione di servizio situata nei pressi della fabbrica. “Diesel” parve il nome perfetto per quei nuovi jeans robusti e realizzati per affrontare le sfide del lavoro manuale.
Così, nel 1979, ad un solo anno di distanza dal debutto di Diesel Italia, la Monaghan Textiles iniziò a produrre e commercializzare in Irlanda i suoi jeans “Diesel”, dando inconsapevolmente il via a quella che sarebbe diventata una delle più aspre e longeve battaglie legali nella storia dei marchi di moda.
Le due realtà imprenditoriali, ignare l’una dell’esistenza dell’altra, si trovarono quindi a utilizzare lo stesso nome di marchio per capi di abbigliamento molto simili e destinati allo stesso target di consumatori. Una coincidenza che, secondo Diesel Italia, non poteva che essere frutto di imitazione e indebita appropriazione del proprio marchio da parte della rivale irlandese.
Da quel momento, l’azienda italiana avviò una serie di azioni legali volte ad affermare la propria esclusiva sul marchio “Diesel” e a vietarne l’utilizzo da parte di Montex Holdings (la nuova denominazione assunta da Monaghan Textiles dopo il 1988). Una battaglia protrattasi per oltre trent’anni e culminata nella recente sentenza dell’Alta Corte irlandese.
In questa intricata vicenda giocarono un ruolo cruciale anche gli uffici nazionali preposti alla registrazione dei marchi. Nel 1992, infatti, Montex Holdings presentò la prima domanda di registrazione del marchio “Diesel” in Irlanda, innescando l’opposizione di Diesel Italia che rivendicava la priorità e l’esclusiva sull’utilizzo di quel segno distintivo.
A sua volta, nel 1994, mentre era ancora in corso la prima controversia, Diesel Italia presentò domanda per registrare il suo marchio “Diesel” sul territorio irlandese, scatenando immediatamente l’opposizione di Montex Holdings.
Da quel momento, le due aziende furono coinvolte in una fitta serie di procedimenti legali incrociati, decisioni contrastanti degli uffici marchi e successivi ricorsi, rendendo la disputa sempre più intricata e apparentemente senza soluzione.
Questa lunga premessa è indispensabile per comprendere appieno la portata della recente sentenza della Corte irlandese che finalmente ha fatto luce sulla legittima titolarità del marchio “Diesel”, ponendo un punto fermo in questa lunga e accesa battaglia legale. Nel prossimo capitolo approfondiremo i dettagli delle diverse fasi processuali che hanno condotto al verdetto finale, analizzando le motivazioni e le implicazioni della sentenza per il mondo dei marchi e della moda.
I primi scontri legali
Le prime schermaglie legali tra Diesel Italia e Montex Holdings ebbero luogo all’inizio degli anni ’90, quando quest’ultima presentò la prima domanda di registrazione del marchio “Diesel” presso l’Ufficio Irlandese per la Proprietà Intellettuale (IPOI). Era il 1992 e Montex, forte della sua presunta priorità d’uso del marchio in Irlanda sin dal 1979, puntava ad assicurarsi l’esclusiva su quel segno distintivo.
Diesel Italia, dal canto suo, non poteva permettere che un’altra realtà imprenditoriale si appropriasse di un brand divenuto simbolo del suo stile e della sua filosofia. L’azienda italiana si oppose quindi con fermezza a quella domanda di registrazione, dando il via al primo capitolo di una lunga e complessa battaglia giudiziaria.
Nel 1998, dopo un’iniziale vittoria di Montex che aveva visto accettata la sua domanda, il funzionario responsabile presso l’Ufficio Irlandese per la Proprietà Intellettuale si pronunciò invece a favore di Diesel Italia, respingendo la registrazione del marchio “Diesel” da parte della società irlandese. Questa decisione fu confermata in appello prima dall’Alta Corte nel 2000 e poi dalla Corte Suprema nel 2001, sulla base della violazione della “Section 19” del Trade Marks Act del 1963 riguardante il rischio di confusione per i consumatori.
La sentenza della High Court del 2000 rappresentò un duro colpo per Montex Holdings: il giudice, pur riconoscendo che l’azienda irlandese aveva effettivamente utilizzato per prima il marchio “Diesel” in territorio nazionale a partire dal 1979, ritenne che tale uso non fosse stato “bona fide”, ovvero in buona fede, ai sensi della “Section 25” del Trade Marks Act del 1963.
Nello specifico, Montex non era stata in grado di fornire una spiegazione plausibile su come fosse giunta a scegliere quel nome di marchio, nonostante le reiterate accuse di indebita appropriazione mosse da Diesel Italia. Un’omissione che, secondo il giudice, comprovava la mancanza di buona fede e la natura disonesta dell’operato di Montex.
La disputa legale proseguì poi con un nuovo ribaltamento di fronte quando, nel 1994, fu Diesel Italia a presentare domanda di registrazione del marchio “Diesel” in Irlanda. Questa volta fu Montex ad opporsi con veemenza accampando la sua presunta legittima proprietà del marchio in virtù della priorità d’uso sul territorio irlandese.
Ancora una volta si innescò un lungo iter processuale tra ricorsi, appelli e pronunce contrastanti degli uffici marchi, fino all’attesa sentenza del 2013 quando l’IPOI accolse le istanze di Montex Holdings, respingendo la domanda di registrazione di Diesel Italia sulla base di due motivazioni chiave:
- Mancanza di legittima proprietà del marchio da parte di Diesel Italia.
- Rischio di creare confusione tra i consumatori in caso di registrazione.
Fu questa decisione a spingere Diesel Italia a presentare ricorso dinanzi all’Alta Corte, dando il via all’ultimo decisivo atto della contesa trentennale.
La sentenza definitiva del 2023
Nel dicembre 2023, la sentenza emessa dall’Alta Corte irlandese ha finalmente messo ordine alla pluridecennale diatriba, ribaltando la precedente decisione dell’IPOI e accogliendo le ragioni di Diesel Italia.
Il cuore della sentenza ruota attorno a tre questioni fondamentali:
- Chi è il legittimo proprietario del marchio “Diesel”?
- L’uso del marchio da parte di Montex avrebbe causato confusione tra i consumatori?
- La Corte deve esercitare la propria discrezionalità per rifiutare la registrazione a Diesel Italia?
Sulla prima e più rilevante questione, il giudice non ha avuto dubbi nel riconoscere Diesel Italia come l’originaria ideatrice e legittima proprietaria del celebre marchio di moda. Le argomentazioni addotte dalla società irlandese, invece, sono state giudicate inconsistenti e prive di adeguato supporto probatorio.
In particolare, il tribunale ha respinto la tesi di Montex secondo cui, in quanto prima utilizzatrice del marchio “Diesel” in Irlanda tra il 1979 e il 1982, ne sarebbe divenuta la legittima proprietaria a prescindere dall’origine del marchio stesso. Una posizione definita dal giudice come “offensiva contro ogni regola di equità del diritto“. Secondo il giudice Cregan, ammettere una simile interpretazione equivarrebbe a consentire l’acquisto di diritti di proprietà su un marchio attraverso “atti disonesti o illeciti”. Il giudice ha ribadito con fermezza che “non si può agire in modo disonesto e poi acquisire un diritto di proprietà su qualcosa, che si tratti di una casa o di un marchio”.
A supporto di questa tesi, la sentenza cita casi giurisprudenziali che sanciscono il principio per cui il legittimo proprietario di un marchio è colui che lo ha originariamente ideato e utilizzato in buona fede, indipendentemente da chi ne sia stato il primo utilizzatore in una specifica giurisdizione.
Applicando tali principi al caso di specie, il giudice ha ritenuto che il fatto che Diesel Italia avesse registrato il marchio in Italia nel 1977 e lanciato i prodotti in Europa nel 1978, unitamente alla totale mancanza di plausibili spiegazioni da parte di Montex su come avesse adottato lo stesso nome l’anno successivo, portasse inevitabilmente a concludere che quest’ultima avesse cercato di appropriarsi del marchio “Diesel” in modo disonesto e scorretto, approfittando della pubblicità e del “goodwill”, ovvero la reputazione positiva, creati da Diesel Italia.
Nella sentenza, il giudice ha anche riportato le contrapposte argomentazioni di Diesel Italia e Montex Holdings riguardo i concetti di buona/mala fede e scorrettezza commerciale.
Diesel Irlanda sosteneva infatti che, essendo stata la prima utilizzatrice del marchio “Diesel” in Irlanda a partire dal 1979, ciò le avrebbe attribuito la legittima proprietà a prescindere dall’origine del marchio stesso, facendo leva sul principio desunto dal caso Al Bassam [1995].
Diesel Italia ribatteva invece che copiare in modo consapevole un marchio altrui costituisce un atto di disonestà che non può in alcun modo legittimare l’acquisto della relativa proprietà, richiamando principi di equità espressi in casi come Hall v. Burrows.
Anche sui concetti di “buona fede” e scorrettezza commerciale, le parti avevano visioni contrastanti in merito alla loro rilevanza ai fini dell’applicazione delle Sezioni 19 e 25 del Trade Marks Act del 1963, richiamate solo in parte dalle norme successive e dai casi giurisprudenziali più recenti.
A nulla sono valse le argomentazioni di Montex secondo cui, in quanto prima utilizzatrice del marchio in territorio irlandese, ne avrebbe acquisito la legittima proprietà a prescindere dall’origine. Il tribunale ha richiamato ulteriore giurisprudenza come il caso Gynomin [1961], che stabilisce l’improprietà di affermare la proprietà di un marchio nei casi di mera appropriazione indebita.
In sintesi, la Corte ha accertato che Montex si è semplicemente appropriata in modo disonesto e illecito di un marchio di proprietà di Diesel Italia, con l’intento di sfruttarne la notorietà e trarne indebiti vantaggi commerciali. Un comportamento inaccettabile agli occhi della legge, che non può certo fungere da legittimo presupposto per l’acquisto della titolarità sul marchio “Diesel”.
Questa conclusione ha condotto il giudice ad affrontare la seconda questione cruciale, ovvero se l’uso del marchio da parte di entrambe le società avrebbe effettivamente causato confusione tra i consumatori, in violazione della Section 19 del Trade Marks Act.
Su questo punto, la Corte ha riconosciuto che l’uso contemporaneo degli identici marchi “Diesel” avrebbe certamente generato disorientamento e potenziale inganno tra il pubblico dei consumatori. Tuttavia, ha rilevato con fermezza che tale confusione era stata provocata proprio dall’azione scorretta e dall’uso illecito del marchio da parte di Montex.
Pertanto, secondo il giudice Cregan, Montex non può invocare la stessa confusione da lei creata nel tentativo di opporsi alla registrazione del marchio da parte della legittima proprietaria Diesel Italia. Accogliere una simile argomentazione equivarrebbe infatti a consentire a Montex di trarre vantaggio dalla propria condotta disonesta, un’evenienza ovviamente inammissibile sotto il profilo giuridico.
Nella corposa sentenza, il giudice Cregan ha analizzato criticamente anche le prove testimoniali presentate a sostegno delle rispettive tesi delle parti. In particolare, sono state aspramente criticate le prove di Patrick McKenna (direttore di Montex Holdings) sull’origine del nome “Diesel” per i jeans dell’azienda irlandese. Il giudice le ha ritenute totalmente inammissibili come mera prova testimoniale indiretta, in quanto basate esclusivamente su presunte dichiarazioni di un collega ormai deceduto, Gene McKenna. Inoltre, tali prove sono state giudicate di dubbia credibilità, con il giudice che ha evidenziato incongruenze e mancanza di supporto documentale.
Allo stesso modo, sono state messe in discussione le dichiarazioni di Michael Heery (amministratore delegato di Montex) in merito alla data di primo utilizzo effettivo del marchio “Diesel” da parte dell’azienda, rilevando una discrepanza tra il 1978 indicato inizialmente e il 1979 successivamente ammesso sulla base delle fatture di vendita.
Queste valutazioni critiche sulle prove hanno quindi indebolito ulteriormente la posizione di Montex Holdings, portando il giudice a concludere per l’insussistenza di elementi idonei a confutare la tesi dell’appropriazione indebita del marchio “Diesel” da parte della società irlandese.
In merito alla terza ed ultima questione, ovvero se la Corte avesse motivi per esercitare la propria discrezionalità e negare la registrazione del marchio a Diesel Italia, il verdetto è stato lapidario: nessuna ragione ostativa è stata ravvisata.
In conclusione
Riassumendo, la sentenza dell’Alta Corte ha quindi stabilito con chiarezza che Diesel Italia è la legittima proprietaria e ideatrice del celebre marchio “Diesel”, mentre Montex se ne è semplicemente appropriata in modo scorretto e disonesto, copiandolo al fine di trarne indebiti vantaggi commerciali.
Di conseguenza, Diesel Italia ha pieno diritto a registrare il proprio marchio in Irlanda, godendo dell’esclusiva su quel segno distintivo. Inoltre, la Corte ha emesso un’ingiunzione per vietare a Montex l’ulteriore uso illecito del marchio “Diesel”, ponendo finalmente fine a decenni di contenziosi.
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